Il “cubo di Rubik” come marchio di forma

di Antonio Squillante

  1. Introduzione

Tra le entità suscettibili di essere depositate come segno distintivo, vi sono anche le forme dei prodotti e della loro confezione. Il legislatore ha stabilito, in via generale, la possibilità che queste possono avere tutte le caratteristiche necessarie per assumere un messaggio distintivo, specificando, tuttavia, che è esclusa la registrazione come marchio di una «forma, o altra caratteristica che sia esclusivamente imposta dalla natura stessa del  prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico, o che dia valore sostanziale al prodotto» (art. 1, § 1, reg. 2017/1001/UE).

La norma esprime c.d. “imperativo di disponibilità”, ossia la necessità che taluni “segni” possano essere liberamente utilizzati da tutti gli operatori del commercio; in particolare, il secondo dei tre impedimenti prevede che, se la forma di un bene presenta una soluzione tecnica pura sviluppata dal suo produttore, essa non potrà essere validamente depositata come marchio. Il sistema di diritti di proprietà intellettuale contempla, perciò, una tutela contingentata nel tempo, data, a seconda della sua portata, da un deposito brevettuale o di un modello di utilità, in modo tale che, successivamente, tale soluzione innovativa possa cadere in pubblico dominio.   

Sulla falsariga di tale norma si pone l’argomentazione del tribunale dell’UE, che, in una recente sentenza (Trib. UE, 24.10.2019, T-601/17), ha confermato l’annullamento del marchio di forma del “Cubo di Rubik”, spiegando che le caratteristiche essenziali della sua tridimensionalità sono necessarie per ottenere un risultato tecnico ritenuto inerente, nello specifico, alla capacità di rotazione del giocattolo.

 

  1. La vicenda

La questione ha origini piuttosto risalenti ormai. Nell’aprile del 1996 la società britannica Seven Towns Ltd. ha presentato una domanda di registrazione di marchio UE presso l’Euipo (European Intellectual Property Office) per la tutela della tridimensionalità caratterizzante il celeberrimo “cubo di Rubik”.

È stata domandata registrazione per i prodotti appartenenti alla classe 28 dell’Accordo di Nizza (relativo alla classificazione di prodotti e servizi), corrispondente alla descrizione “puzzle tridimensionali”.

Tre anni dopo, nell’aprile del 1999, il marchio è stato registrato e, successivamente, rinnovato. Nel 2006, la società Simba Toys, produttore tedesco di giocattoli, ha domandato all’Euipo l’annullamento del marchio di forma, sostenendo che questi comportava una soluzione tecnica, consistente, nello specifico, nella sua capacità di rotazione; proprietà che sarebbe potuta essere tutelata a titolo di brevetto, ma non a titolo di marchio.

Ad ottobre del 2008, la divisione di annullamento dell’Euipo ha respinto la domanda nella sua interezza così come, l’anno successivo, ha fatto la Commissione di ricorso. Quest’ultima, nello specifico, ha ritenuto non contrastante con l’art. 7, co. 1, lett. e), n.2 dell’allora reg. n. 40/1994/Ce (ora art. 7, par. 1, lett. e).

Simba Toys ha, quindi, proposto ricorso al Tribunale UE, il quale ha vigorosamente respinto il gravame, ritenendo che la forma controversa non presentasse un elevato gradiente di novità tecnica; più specificamente, il Tribunale ha posto l’accento sul fatto che “il meccanismo girevole” caratterizzante il puzzle non fosse di immediata percezione, in quanto questi è posto all’interno del prodotto; è invisibile, perciò ad avviso del Tribunale, nulla ostava al deposito del marchio.

La ricorrente ha, dunque, impugnato la sentenza dinanzi alla Corte di Giustizia, la quale  ha ritenuto che la funzionalità della tridimensionalità sia inerente tanto agli elementi visibili quanto a quelli invisibili, rimettendo, così, la decisione all’Euipo, la quale, a sua volta, nel giugno del 2017  ha constatato che la rappresentazione della forma rivelava tre caratteristiche essenziali, vale a dire: i) la forma globale del cubo; ii) le linee nere e i piccoli quadrati su ogni faccia del cubo; iii) la diversa colorazione delle sei facce dello stesso. In questo contesto, l’Euipo ha ritenuto che ciascuna di queste caratteristiche fosse necessaria per ottenere il risultato tecnico derivante dall’operazione di rotazione attorno a un asse, verticalmente e orizzontalmente, file di cubi più piccoli di diversi colori, componenti il cubo più grande, fino a quando i nove quadrati di ogni singola faccia siano dello stesso colore. Poiché il reg. UE in materia di marchio non consente la registrazione di una forma le cui caratteristiche siano essenziali per ottenere un risultato tecnico, l’Euipo ha concluso che il marchio controverso fosse stato depositato in violazione di tale norma, e ne ha, quindi, annullato la registrazione.

A questo punto, la società Rubik Brand Ltd. titolare attuale del marchio controverso, ha impugnato la decisione dinanzi al Trib. UE che, nella sentenza che qui si commenta, ha ritenuto la decisione Euipo come viziata da un errore di valutazione. In particolare, sul piano procedimentale, il Tribunale ha rilevato come, nella decisione Euipo, avesse assunto un peso preponderante il fattore della diversa colorazione delle sei facce, aspetto che la società in effetti non aveva mai evidenziato nella domanda di registrazione, né con riferimento alle caratteristiche tecniche, né con riferimento alla sua capacità distintiva.

Il Tribunale ha, invece, confermato la validità della valutazione relativa alla rilevanza della tridimensionalità per la realizzazione di quel risultato tecnico: la finalità del gioco è la ricostruzione di un puzzle attraverso la rotazione delle facce, grazie ad un meccanismo del tutto peculiare che, effettivamente, sarebbe potuta essere oggetto di brevettazione.

Il Tribunale ha sottolineato che un altro aspetto rilevante che conferisce la capacità rotatoria è dato dalla segmentazione dell’esaedro regolare in tanti piccoli cubi mobili, in quanto, in assenza tale separazione fisica, il cubo sarebbe stato un semplice blocco solido. Per ciò che attiene alla forma globale del cubo, il Tribunale, come in precedenza l’Euipo, ha ritenuto che la forma debba essere indissociabile dalla totalità del prodotto in quanto questi non potrà, in alcun modo, essere altro che un esaedro regolare.

Quindi, seppur ritenendo non valida l’argomentazione inerente alla colorazione delle sei facce, ha riconosciuto l’essenzialità tecnica degli altri elementi, confermando la decisione dell’Euipo e respingendo il ricorso della Rubik brand Ltd.

Nella stessa sede, il Tribunale ha anche precisato che la portata dell’impedimento dell’art. 7 del reg. (ossia la forma necessaria per ottenere un risultato tecnico) si applica anche a quelle caratteristiche non evidenziate nella rappresentazione grafica del segno; diversamente argomentando, l’impedimento dato dalla norma risulterebbe facilmente eludibile.

 

 

  1. La ratio dell’impedimento alla registrazione: l’imperativo di disponibilità della forma

Coerentemente con una ormai costante giurisprudenza, ciascuno dei motivi di diniego alla registrazione elencati nel reg. n. 1001/2017, deve essere interpretato alla luce dell’interesse pubblico sottostante. In tale contesto, si sottolinea che la norma mira ad impedire che un diritto di privativa sine tempore, come quello concesso dal diritto dei marchi, garantisca ad un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.

La ratio dell’impedimento al deposito di un marchio che presenti una valenza tecnica è sostanzialmente di natura pro-concorrenziale, e richiama anche gli incentivi all’evoluzione della scienza e della tecnica. In altri termini, si vuole vietare la registrazione, come marchio, di quelle tridimensionalità che incorporino un’innovazione tecnica, sottoponendole a una tutela potenzialmente perpetua. Al contrario, possono validamente costituire oggetto di marchio quelle forme che non presentino una particolare tecnicità industriale, e che non presentino una relazione oggettivamente pertinente alle caratteristiche scelte e le funzioni espletate nell’ambito dell’utilità propria del prodotto. Nel caso del “cubo di Rubik”, i giudici hanno ritenuto che la forma controversa non avrebbe mai potuto essere registrata validamente come marchio di forma, in quanto le caratteristiche essenziali del segno sono tutte necessarie per ottenere il risultato tecnico previsto per i beni in questione; l’argomentazione sembra pienamente condivisibile e in linea con l’imperativo di disponibilità di cui è portatrice la norma che individua impedimenti assoluti alla registrazione dei marchi tridimensionali.

Bisogna, inoltre, precisare che la registrazione è preclusa non solo quando sul prodotto insista una privativa come invenzione o modello di utilità, ma anche quando questa sia concretamente ammissibile a prescindere dalla richiesta dell’avente diritto. Non rileva neppure che la protezione sia scaduta; la registrazione del marchio risulterà in ogni caso preclusa.

Di contro, deve ritenersi che anche una forma utile possa essere registrata purché rispettosa di una serie di condizioni (basti pensare agli “omini Lego”). Il riscontro di una forma “utile” non è, dunque, di per sé indizio di invalidità di un marchio tridimensionale; diversamente, si dovrebbe sostenere che siano suscettibili di protezione solamente le cd. “forme deformi” e “puramente capricciose”.

Certo, il tema della tutela, come marchio, della forma “utile” pone problemi di coordinamento con altre privative, quali i modelli di utilità o addirittura i brevetti per invenzione, funzionali alla tutela di risultati tecnici e presuppongono un dato gradiente di inventiva. Nel coordinamento tra le varie tutele, si potrebbe dunque ipotizzare che le forme, dotate di qualche profilo di funzionalità, ma che restino al di sotto della soglia di attività inventiva prevista per l’accesso alla tutela brevettuale, sia eventualmente disponibile la protezione come segno distintivo tridimensionale. Allo stesso modo, apparirebbero registrabili come marchio gli aspetti non secondari e non marginali di un prodotto, non necessari dal punto di vista tecnico, ma portatori di un messaggio prevalentemente distintivo.

Certo è che, ai fini della registrazione, la funzionalità deve essere valutata alla luce del prodotto interessato e tenendo conto dei documenti relativi a precedenti richieste di privativa, senza considerare di per sé rilevante l’esistenza di forme alternative in grado di ottenere lo stesso risultato tecnico.

 

 

Bibliografia essenziale

Autieri, P. et al., Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, 2016; Bonilini, G.-Confortini, M., Codice commentato della proprietà industriale e intellettuale, Torino, 2015; Giudici, S., I marchi di forma, in Riv. dir. ind., 2015, I, 203 ss.; Libertini, M., Lezioni di diritto industriale, Napoli, rist. 2016; Ricolfi, M., Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, Torino, 2015; Sandri, S., Conoscere e riconoscere l’identità delle forme, in Riv. dir. ind., 2014, I, 142 ss.; Scuffi, M.-Franzosi, M.-Fittante A., a cura di, Il codice della proprietà industriale, Padova, 2015; Ubertazzi L.C., a cura di, Commentario Breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, 2019; Vanzetti, A.-Di Cataldo, V., Manuale di diritto industriale, Milano, 2018.


 

Immagine: Hellbus [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Pubblicato il 7/2/2020

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